Przedsiębiorca zamawia logo, stronę, aplikację albo system. Płaci fakturę, dostaje pliki i uznaje sprawę za zamkniętą. Problem ujawnia się zwykle po dwóch albo trzech latach. Przy zmianie wykonawcy, przy rejestracji znaku towarowego, przy badaniu due diligence przed sprzedażą firmy albo przy pierwszym sporze z agencją. Wtedy okazuje się, że praw do własnego logo nie ma, że licencja właśnie wygasła albo że nie wolno zmienić kodu bez zgody programisty. Poniżej opisuję, skąd się to bierze i które postanowienia decydują o tym, czy firma naprawdę dysponuje tym, za co zapłaciła.
Zapłata nie przenosi praw
Prawo autorskie nie wiąże przejścia praw z zapłatą wynagrodzenia ani z odebraniem plików. Wiąże je wyłącznie z treścią umowy, a w razie wątpliwości rozstrzyga na korzyść twórcy.
W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.
Dodatkowo ustawa oddziela prawa od samego pliku czy nośnika: jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych, a przejście praw nie powoduje przeniesienia własności egzemplarza (art. 52 ust. 1 i 2).
Co to oznacza w praktyce. Faktura z opisem „projekt logo” i przelew nie tworzą żadnego tytułu do korzystania z logo poza tym, co wynika z domniemanej licencji. Zakres tej licencji trzeba dopiero rekonstruować z okoliczności, a to zawsze działa na niekorzyść zamawiającego.
Forma: bez podpisu przeniesienia nie ma
Drugi mechanizm jest jeszcze bardziej bezwzględny, bo działa niezależnie od woli stron.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ten sam rygor dotyczy licencji wyłącznej (art. 67 ust. 5). Licencja niewyłączna może być natomiast zawarta w dowolnej formie, także przez wymianę wiadomości.
Co to oznacza w praktyce. Ustalenie zakresu praw w korespondencji elektronicznej, akceptacja oferty kliknięciem w panelu albo regulamin serwisu z podwykonawcami nie przenoszą praw autorskich. W najlepszym razie tworzą licencję niewyłączną, czyli sytuację, w której ten sam projekt wykonawca może sprzedać komuś jeszcze. Skutkiem braku formy jest nieważność, a nie „umowa trochę słabsza”.
Pola eksploatacji: czego nie wymieniono, tego nie ma
Trzecia zasada przesądza o tym, co realnie wolno zrobić z zamówionym utworem.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub licencja obejmują pola eksploatacji wyraźnie w nich wymienione.
Ustawa wylicza przykładowe pola w art. 50 i grupuje je w trzech kategoriach:
- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, czyli wytwarzanie egzemplarzy określoną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową,
- obrót oryginałem albo egzemplarzami, czyli wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,
- rozpowszechnianie w inny sposób, czyli publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, co obejmuje internet.
Do tego dochodzą trzy reguły uzupełniające. Umowa może dotyczyć tylko pól znanych w chwili jej zawarcia (art. 41 ust. 4). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie na każdym odrębnym polu (art. 45). Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami (art. 49 ust. 1).
Klauzula, która nic nie daje. Sformułowanie „wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji” jest przy literalnym odczytaniu art. 41 ust. 2 puste, bo nie wymienia żadnego pola. Bezpieczne umowy wyliczają pola zamkniętą listą, dopasowaną do tego, co firma faktycznie robi z projektem: druk, materiały reklamowe, strona, media społecznościowe, opakowania, oznaczenie pojazdów, zgłoszenie znaku towarowego.
Trzy postanowienia, których brak boli najbardziej
1. Zezwolenie na wykonywanie praw zależnych
To jest najczęstsza i najkosztowniejsza luka w umowach o identyfikację wizualną i o oprogramowanie. Ustawa rozstrzyga tę kwestię wprost i wbrew intuicji nabywcy.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.
Art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Opracowaniem cudzego utworu jest w szczególności tłumaczenie, przeróbka i adaptacja, a rozporządzanie opracowaniem i korzystanie z niego zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (art. 2 ust. 1 i 2). Bez klauzuli o prawach zależnych firma, która nabyła całość praw, nadal nie może legalnie zmodyfikować logo, przerobić layoutu ani rozwinąć kodu przez innego wykonawcę.
2. Autorskie prawa osobiste
Tych praw nie da się kupić. Chronią one nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, w tym prawo do autorstwa, do oznaczenia utworu nazwiskiem albo do udostępniania go anonimowo, do nienaruszalności treści i formy oraz do nadzoru nad sposobem korzystania (art. 16). Osobno działa art. 49 ust. 2, zgodnie z którym następca prawny, choćby nabył całość praw majątkowych, nie może bez zgody twórcy czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością.
Praktyka wypracowała rozwiązanie pośrednie: zobowiązanie twórcy do niewykonywania praw osobistych wobec zamawiającego oraz upoważnienie do wykonywania tych praw w jego imieniu, w szczególności do decydowania o oznaczaniu utworu i o wprowadzaniu zmian. To nie jest zbycie, tylko zobowiązanie, ale w obrocie spełnia swoją rolę.
Przy oprogramowaniu reguły są inne. Do programów komputerowych nie stosuje się art. 16 pkt 3-5 ani art. 49 ust. 2 (art. 77 ust. 1). Odpada więc zarówno prawo do nienaruszalności treści i formy, jak i zakaz wprowadzania zmian bez zgody twórcy. W zamian sama możliwość dokonywania zmian w programie jest wprost elementem autorskich praw majątkowych, bo art. 74 ust. 4 pkt 2 zalicza do nich tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu i jakiekolwiek inne zmiany w programie. Umowa z wykonawcą oprogramowania musi więc obejmować to uprawnienie wyraźnie.
3. Pliki źródłowe i dokumentacja
Prawa i nośniki to dwie różne rzeczy (art. 52). Umowa powinna więc odrębnie regulować wydanie plików otwartych, czyli projektów w formatach edytowalnych, kodu źródłowego, dostępów do repozytorium i dokumentacji technicznej, wraz z terminem i formą wydania. Bez tego zamawiający dostaje prawa, z których nie potrafi skorzystać, bo dysponuje wyłącznie plikiem wynikowym.
Jeżeli to ma być licencja, warto wiedzieć, co się dostaje
Licencja nie jest rozwiązaniem gorszym z natury. Bywa tańsza i zupełnie wystarczająca, na przykład przy jednorazowej kampanii. Trzeba tylko znać jej ustawowe ramy.
- Pięć lat i jedno terytorium. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie tego terminu prawo wygasa (art. 66).
- Licencja na dłużej niż pięć lat. Uważa się ją, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony (art. 68 ust. 2), a licencję na czas nieoznaczony twórca może wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego (art. 68 ust. 1).
- Wyłączność nie jest domyślna. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności, licencja jest niewyłączna, a twórca może upoważnić do korzystania na tym samym polu także inne osoby (art. 67 ust. 2).
- Sublicencja wymaga zapisu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji (art. 67 ust. 3). To jest problem przy każdej strukturze z podmiotami powiązanymi i przy odsprzedaży usług.
- Dochodzenie roszczeń. Uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw majątkowych w zakresie objętym umową, jeżeli umowa nie stanowi inaczej (art. 67 ust. 4). Przy licencji niewyłącznej takiego uprawnienia nie ma.
Pułapka pięciu lat. Najczęstszy scenariusz wygląda tak: firma korzysta z identyfikacji wizualnej przez sześć albo siedem lat, w przekonaniu, że ją kupiła. Po czasie okazuje się, że umowa nie zawierała postanowienia o przeniesieniu praw, więc zgodnie z art. 65 doszło do udzielenia licencji, a ta wygasła po pięciu latach od zawarcia umowy. Od tego momentu korzystanie odbywa się bez tytułu prawnego.
Kiedy prawa faktycznie przechodzą
Sama umowa zobowiązująca do przeniesienia praw jeszcze ich nie przenosi. Przenosi je z chwilą przyjęcia utworu, i to na polu eksploatacji określonym w umowie, chyba że postanowiono inaczej (art. 64). Dla zamawiającego oznacza to jedno: przyjęcie utworu powinno być czynnością udokumentowaną, z datą, zakresem i wskazaniem przekazanych plików.
W praktyce rolę tę pełni protokół odbioru albo wyraźne oświadczenie w korespondencji. Jego brak potrafi zablokować sprawę na kilka miesięcy, bo w sporze trzeba dopiero dowodzić, kiedy i co zostało przyjęte.
Pracownik, zleceniobiorca i programista na kontrakcie
Trzy różne reżimy, które w firmach mieszają się najczęściej.
- Pracownik, utwór zwykły. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe z chwilą przyjęcia utworu, ale w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron (art. 12 ust. 1). To nie jest nabycie pełne i bezwarunkowe, tylko ograniczone celem zatrudnienia.
- Pracownik, program komputerowy. Tu reguła jest szersza: prawa majątkowe do programu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej (art. 74 ust. 3). Nie ma tu ograniczenia celem umowy o pracę.
- Zleceniobiorca, wykonawca dzieła, programista na własnej działalności. Żadne domniemanie nie działa. Bez pisemnej umowy przenoszącej prawa firma nie nabywa niczego ponad domniemaną licencję z art. 65.
Najczęstsza luka w spółkach technologicznych. Zespół pracuje w modelu mieszanym: część osób na umowie o pracę, część na własnej działalności. Do pierwszej grupy stosuje się art. 74 ust. 3 i prawa są po stronie spółki. Do drugiej nie stosuje się nic, a umowy współpracy często milczą o prawach autorskich albo regulują je jednym zdaniem bez wymienienia pól eksploatacji. Przy badaniu due diligence to jest pierwsze miejsce, w które patrzy kupujący.
Warto też pamiętać o zakresie samych praw do programu komputerowego, które ustawa definiuje odrębnie w art. 74 ust. 4: obejmują one zwielokrotnianie, tłumaczenie i wprowadzanie zmian oraz rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem.
Co zmieniła nowelizacja z 2024 roku
Wdrożenie dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym zmieniło zasady dotyczące wynagrodzenia twórcy i to jest element, którego starsze wzory umów nie uwzględniają.
- Standard wynagrodzenia. Wynagrodzenie musi być godziwe i odpowiednie do zakresu udzielonego prawa, charakteru i zakresu korzystania oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu (art. 43 ust. 2). Domniemywa się przy tym, że wynagrodzenie proporcjonalne do przychodów z korzystania z utworu te wymogi spełnia (art. 43 ust. 3).
- Obowiązek informacyjny. Twórca ma prawo do regularnego otrzymywania aktualnej informacji o przychodach z korzystania ze swojego utworu oraz o wynagrodzeniu należnym w związku z tym korzystaniem, odrębnie dla każdego ze sposobów korzystania, nie rzadziej niż raz w roku i nie częściej niż raz na kwartał (art. 47¹ ust. 1 i 2).
- Podwyższenie wynagrodzenia przez sąd. Jeżeli wynagrodzenie twórcy jest niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści nabywcy praw lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd (art. 44 ust. 1).
Praktyczny wniosek dla zamawiającego jest taki, że klauzula „wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia wykonawcy” przestała zamykać temat. Nie unieważnia jej to, ale nie wyłącza ani roszczenia z art. 44 ust. 1, ani obowiązku informacyjnego.
Kogo obowiązek informacyjny w ogóle nie dotyczy
Ustawa buduje wokół art. 47¹ rozbudowany system wyłączeń, a trzy z nich mają bezpośrednie znaczenie dla umów omawianych w tym artykule.
- Programy komputerowe są wyłączone w całości. Do programów komputerowych nie stosuje się ani art. 43, ani art. 44, ani art. 47¹ (art. 77 ust. 1). Przy umowie z wykonawcą oprogramowania nie działa więc ani standard godziwego wynagrodzenia, ani klauzula bestsellerowa, ani obowiązek przejrzystości.
- Utwory pracownicze są wyłączone. Obowiązku nie stosuje się do korzystania odbywającego się na podstawie nabycia praw, o którym mowa w art. 12 (art. 47¹ ust. 6 pkt 3). Pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o przychodach, a wyłączenie utrzymuje się także wtedy, gdy pracodawca zbędzie nabyte w ten sposób prawa dalej.
- Wkład nieznaczący. Przepisów o obowiązku informacyjnym nie stosuje się, gdy wkład twórczy nie jest znaczący w stosunku do wykorzystywanej całości, chyba że twórca wykaże, że informacja jest niezbędna do wykonania prawa z art. 44 ust. 1 (art. 47¹ ust. 4 zdanie pierwsze).
Domniemanie, które dotyczy grafików wprost. Przy utworze zbiorowym, zbiorze utworów oraz utworze współautorskim innym niż literacki, publicystyczny, naukowy, muzyczny lub słowno-muzyczny domniemywa się, że wkład twórczy nie jest znaczący (art. 47¹ ust. 4 zdanie drugie). Obejmuje to utwory graficzne. Twórca może to domniemanie obalić, ale ciężar dowodu jest po jego stronie, a obalenie przez jednego ze współtwórców nie działa na rzecz pozostałych. Wyjątkiem jest utwór audiowizualny, gdzie domniemania nie stosuje się do reżysera, operatora obrazu, twórcy adaptacji utworu literackiego, twórcy muzyki napisanej dla tego utworu oraz twórcy scenariusza.
Pozostałe dwa wyłączenia dotyczą korzystania na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania albo niezależnym podmiotem zarządzającym oraz na podstawie nieodpłatnej licencji udzielonej przez twórcę ogółowi społeczeństwa, czyli w praktyce licencji typu Creative Commons (art. 47¹ ust. 6 pkt 1 i 2). Osobno ustawa łagodzi sam ciężar wykonania obowiązku: w uzasadnionych przypadkach, gdy koszty lub obciążenie administracyjne okazałyby się niewspółmiernie uciążliwe w stosunku do przychodów, wykonanie obowiązku można ograniczyć do informacji o łącznych przychodach i łącznym wynagrodzeniu (art. 47¹ ust. 5).
Od kiedy i za jaki okres
Reguła międzyczasowa jest dwuczłonowa i myli się ją najczęściej. Obowiązek obejmuje także umowy zawarte przed wejściem w życie nowelizacji, o ile akt korzystania z utworu nastąpił po tym dniu; nie ma przy tym znaczenia, czy dany sposób korzystania rozpoczęto wcześniej. Sam zakres informacji jest natomiast węższy, bo dotyczy wyłącznie okresu od wejścia w życie nowelizacji. Obowiązek nie działa wstecz, a za okres wcześniejszy informacji żądać nie można, chyba że obowiązek taki wynika z innej podstawy, na przykład z umowy. Tak tę konstrukcję odczytuje M. Wyrwiński w komentarzu do znowelizowanych przepisów.
Co grozi za niewykonanie obowiązku
Ustawa nie przewiduje tu odrębnego reżimu. Zastosowanie znajdują ogólne zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, a twórca musi wykazać szkodę, jej wysokość i związek przyczynowy. Naruszeniem jest nie tylko całkowity brak informacji, ale też przekazanie informacji niepełnych albo niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Zapłata odszkodowania nie zwalnia przy tym z samego obowiązku informacyjnego, który trwa nadal.
Warto pamiętać, że obok art. 47¹ nadal działa art. 47. Ten drugi przepis dotyczy wyłącznie twórców, których wynagrodzenie zależy od wysokości przychodów, ale zakres informacji jest w nim szerszy, bo obejmuje wszystkie informacje mające istotne znaczenie dla określenia wysokości wynagrodzenia, a ponadto daje prawo wglądu do dokumentacji (art. 47 pkt 1 i 2).
Lista kontrolna do umowy
- Forma pisemna z podpisami przy przeniesieniu praw i przy licencji wyłącznej. Podpis elektroniczny kwalifikowany spełnia ten wymóg, skan odesłany mailem nie.
- Zamknięta lista pól eksploatacji, dopasowana do rzeczywistego użytku, a nie formuła o „wszystkich polach”.
- Zezwolenie na wykonywanie praw zależnych oraz prawo do zezwalania na nie osobom trzecim.
- Zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych i upoważnienie do ich wykonywania przez zamawiającego.
- Wydanie plików źródłowych, kodu i dokumentacji, z terminem i formą przekazania.
- Moment przejścia praw powiązany z udokumentowanym przyjęciem utworu, najlepiej protokołem odbioru.
- Oświadczenie wykonawcy o przysługiwaniu mu praw i o nabyciu praw od swoich podwykonawców, wraz z odpowiedzialnością za roszczenia osób trzecich.
- Wynagrodzenie określone tak, żeby dało się wykazać jego godziwość i odpowiedniość, z rozbiciem na pola eksploatacji, jeżeli strony chcą uniknąć reguły z art. 45.
- Prawo do znaku towarowego uregulowane odrębnie, jeżeli projekt ma być zgłoszony do ochrony.
- Tryb i zakres informacji o przychodach, jeżeli obowiązek z art. 47¹ w danej umowie w ogóle powstaje; przy oprogramowaniu i przy utworach pracowniczych nie powstaje.
Najczęstsze pytania
Prawa majątkowe przechodzą tylko wtedy, gdy pisemna umowa wyraźnie o tym stanowi. W braku takiego postanowienia przyjmuje się, że twórca udzielił licencji (art. 65), a sam plik z logo to nie to samo co prawa do niego (art. 52 ust. 1).
Do przeniesienia praw i do licencji wyłącznej nie, bo obie te umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i art. 67 ust. 5). Licencja niewyłączna może powstać w dowolnej formie.
Z punktu widzenia art. 41 ust. 2 taka formuła niczego nie obejmuje, bo umowa obejmuje pola wyraźnie w niej wymienione. Pola trzeba wyliczyć, posiłkując się katalogiem z art. 50.
Nie, jeżeli umowa nie zawiera zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Twórca zachowuje je nawet przy przeniesieniu całości praw majątkowych (art. 46). Osobno działa zakaz wprowadzania zmian bez zgody twórcy z art. 49 ust. 2.
Nie z mocy prawa. Domniemanie z art. 74 ust. 3 dotyczy wyłącznie programów tworzonych przez pracowników w ramach obowiązków pracowniczych. Przy współpracy business to business potrzebna jest pisemna umowa przenosząca prawa.
Nie. Do programów komputerowych nie stosuje się art. 47¹, a także art. 43 i art. 44 (art. 77 ust. 1). Przy oprogramowaniu nie działa więc ani obowiązek przejrzystości, ani standard godziwego wynagrodzenia, ani klauzula bestsellerowa.
Korzystanie po wygaśnięciu licencji jest korzystaniem bez tytułu prawnego i otwiera drogę do roszczeń z art. 79 ustawy. W praktyce rozwiązaniem jest pilne zawarcie umowy przenoszącej prawa albo nowej licencji, zanim kwestię podniesie druga strona.
Umowę lepiej poprawić przed podpisaniem niż po sporze
Jeżeli zamawiają Państwo identyfikację wizualną, stronę albo oprogramowanie, albo chcą sprawdzić, co naprawdę wynika z umów już zawartych, proszę przesłać ich treść. Przegląd pod kątem formy, pól eksploatacji, praw zależnych i momentu przejścia praw zajmuje zwykle jedno posiedzenie i jest wielokrotnie tańszy niż odzyskiwanie praw do własnego logo po latach. Wstępna analiza sprawy i pierwsze spotkanie są nieodpłatne.
adw. Bartosz Krycki
Adwokat, wpis WRO/ADW/2758. Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu, ul. Legnicka 52 lok. 503. Opiniuję i przygotowuję umowy z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy z agencjami, grafikami i wykonawcami oprogramowania, w całym kraju.
tel. 512 976 090, kancelaria@adwkrycki.pl